Innarbeidelse og bruk av et varemerke kan få betydning i to relasjoner:

1) Merker som i utgangspunktet er uregistrerbare etter varemerkeloven §13 første ledd første og annet punktum, kan oppnå registrering hvis søker i tilstrekkelig grad har brukt merket, jf. varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum.

2) Innarbeidede varemerker kan anføres som registreringshindring, jf. varemerkeloven § 2 og 14 første ledd nr. 6/8.

Uansett hvilket grunnlag som skal gjøres gjeldende, må innarbeidelsen eller bruken dokumenteres. Det er mao. ikke tilstrekkelig at fullmektigen/søkeren anfører at merket er brukt/innarbeidet. Selv om det er liten tvil om at et merke er godt kjent, må det som et minstekrav kreves at det henvises til én verifiserbar kilde, f.eks: en artikkel i en seriøs avis/tidsskrift, selskapets årsberetning eller lignende. Hvis det henvises til en nettside, må datert utskrift fra siden vedlegges. Dette gjelder også i saker med påstand om utvidet vern for verdenskjente merker, jf. varemerkeloven § 6 annet ledd.
 
I utgangspunktet vil all dokumentasjon på bruk av et merke være relevant for vurderingen. Jo mindre særpreget et merke er, desto større grad av innarbeidelse må dokumenteres. Det skal mye til for at et beskrivende merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke, jf. Rt. 2005. s.1601, GULE SIDER, premiss 48.

Høyesterett har vist til en rekke momenter som det er relevant å ta i betraktning, jf. Rt. 2005. s.1601, GULE SIDER, premiss 57. Se også EF-domstolens avgjørelse C-108 og 109/97, Windsurfing Chiemsee, premiss 51.

Hva er det dokumentasjonen må vise

Innarbeidelsesdokumentasjonen må vise at merket oppfattes som et kjennetegn.

1) Hvordan merket er brukt. Eksempel på dette er et ordmerke, kombinert merke, tredimensjonalt merke eller sekundært forretningskjennetegn.

Søker/innsiger må vise hva som er brukt/innarbeidet. I utgangspunktet må dokumentasjonen vise merket slik det er søkt, men nyere praksis åpner for at et merke kan oppnå særpreg også der bruken er skjedd i sammenheng med andre elementer, jf. EF-domstolens C-353/03, Have a Break (Have a Kit Kat), premiss 32. Dette medfører at et tredimensjonalt merke i visse tilfeller kan oppnå særpreg gjennom bruk, selv der bruken er skjedd i sammenheng med et ordmerke eller et figurelement. Dette er typisk tilfelle der merket består av varens eller emballasjens form, og det systematisk er påført et ordmerke som det er markedsført under, jf. EF-domstolens C-24/05 Storck I, premiss 59.

2) For hvilke varer merket er brukt/innarbeidet.
Vern gjennom innarbeidelse/ bruk får man kun for de varer/tjenester som merket er brukt eller innarbeidet for. Dette må fremgå av dokumentasjonen, jf. EF-domstolens T-262/04 Bic, premiss 71.

3) Omfanget av bruken. Med dette menes intensitet og varighet på bruken.

4) Brukens geografiske utstrekning.
For at bruk skal få betydning for særpregvurderingen må merket være brukt i store deler av landet. En lokal innarbeidelse kan bare begrunne en tilsvarende lokal enerett, og gir derfor ikke grunnlag for å registrere varemerket med virkning i hele Norge, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7475, Louis Vuitton.

Lokalt innarbeidede varemerker kan derimot utgjøre en registreringshindring for en etterfølgende søknad.
 
Som hovedregel bør det meste av bruken/innarbeidelsen ha skjedd i Norge, men dokumentasjon på bruk/innarbeidelse i utlandet kan få betydning for sakens utfall. Det avgjørende er at bruken har medført at merket blir oppfattet som et varemerke i Norge. Dokumentasjon som kun viser bruk/innarbeidelse i utlandet vil normalt ikke være tilstrekkelig.

5) Tidspunktet for når bruken/innarbeidelsen må være gjennomført. 
For at et merke skal kunne registreres, må det være særpreget både på søknadstidspunktet og på registreringstidspunktet, jf. Rt. 2005 s.1601, GULE SIDER, premiss 41. Dette innebærer at bruken må ha skjedd før søknadens innlevering og dette må fremgå av dokumentasjonen. Bruk etter søknadens inngivelse vil ikke tillegges vekt. Unntak kan tenkes for markedsundersøkelser og forskjellige erklæringer som er foretatt kort tid etter søknadstidspunktet, da slike vil kunne vise kjennskap til merket før søknadens innlevering.

Eksempler på dokumentasjon

1) Salgstall, markedsandel og markedsføringskostnader/reklamebudsjett osv.
Dette er de såkalte "harde fakta" som er godt egnet til å vise omfanget av innarbeidelsen/bruken og dens geografiske utstrekning. Salgstall etc. har liten verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EF-domstolens C-25/05 Storck II, premiss 79. Tallene som dokumenteres må ses i sammenheng med totalmarkedet for de aktuelle varene eller tjenestene.

2) Medieomtale, reklamemateriale, brosjyrer, annonser, publikasjoner.
Denne type dokumentasjon er godt egnet til å vise hvordan merket er brukt og for hvilke varer eller tjenester. Det er viktig å datere slik informasjon og vise hvilke aviser/TV-kanaler omtalen eller reklamen er hentet fra og hvor ofte reklamen er trykket eller vist.

3) Markedsundersøkelser.
Slike undersøkelser kan være svært gode bevis, men det er viktig at spørsmålene som stilles er nøytrale (ikke ledende). Videre må undersøkelsen utføres i forhold til riktig omsetningskrets, jf. avgjørelse i OHIM R-1/2005-4, Hilti. Slike undersøkelser bør være gjennomført før eller rett etter søknadstidspunktet.

4) Forhandlererklæringer og vitneforklaringer.
Slike erklæringer mottar Patentstyret sjelden og de tillegges normalt liten vekt, jf. EF-domstolens T-262/04 Bic, premiss 78 flg. og Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 221 (223).

Lenke til EF-domstolens avgjørelser:
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=enKontakter

Lenke til OHIM (EU kontor for varemerker og design):
 http://oami.europa.eu/en/default.htm

Spørsmål kan rettes til:
Christine Schjerven, tlf. 22 38 74 46
Tord Hestenes, tlf. 22 38 76 35 eller
Sarah Wennberg, tlf. 22 38 76 76