Patentstyret - Kapittel VII Endringer i søknaden

Kapittel VII Endringer i søknaden

Patentretningslinjene Del C: Realitetsbehandling

1. Generelt

2. Enhetlighet og overensstemmelse ved endringer

3. Tilleggsmateriale
3.1 Teknikkens stilling, uklarheter og uoverensstemmelser
3.2 Innføring av nytt materiale
3.2.1 Ny, endret eller strøket tekst
3.2.2 Ny teknisk effekt eller nytt eksempelmateriale
3.2.3 Revisjon av det tekniske problem som skal løses
3.3 Tekniske trekk beskrevet i refererte dokumenter
3.4 Innføring av disclaimer

4. Retting av åpenbare feil

1. Generelt

PL § 13
PF kap 4

En søknad om patent må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. Endres et patentkrav, skal søkeren samtidig angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringen finnes.

I beskrivelsen med tilhørende tegninger kan søkeren bare foreta endringer eller tillegg, herunder opptakelse av ytterligere utførelseseksempler, som er nødvendige av hensyn til PL § 8 for å tydeliggjøre eller korrigere, eller for å tilpasse beskrivelsen til nye eller endrede patentkrav.

Ved inngivelsen av nye eksemplarer av beskrivelsen skal søkeren avgi en erklæring om hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med den tidligere inngitte beskrivelsen, samt angi på hvilken måte den endring som er foretatt, innebærer noe nytt med hensyn til realiteten i saken.

2. Enhetlighet og overensstemmelse ved endringer

I en søknad som er endret må følgende alltid vurderes, spesielt dersom kravomfanget har blitt begrenset:

(i) enhetlighet - tilfredsstiller de endrede kravene PL § 10?
Hvis granskningen avslører manglende nyhet eller oppfinnelseshøyde i det tekniske konseptet som er felles for alle kravene, men endringen i kravene ikke nødvendiggjør ytterligere granskning, skal det vurderes om det skal innvendes mot manglende enhetlighet (del C, III, 6.1.6). Mangler kravene et felles oppfinnerisk konsept og ytterligere granskning er nødvendig, skal manglende enhetlighet påpekes.

(ii) endringer i materiale som ikke er gransket - PF § 24, tredje ledd:
Hvis de endrede kravene er rettet på materiale som ikke er blitt gransket (f eks fordi dette materialet bare var beskrevet i beskrivelsen), og dette materialet ikke danner et felles oppfinnerisk konsept med den oppfinnelsen som opprinnelig ble søkt beskyttet og gransket, er disse endringene ikke tillatt. Dette skal saksbehandler påpeke, fordi endrede krav ikke kan være rettet på ugransket materiale som ikke er enhetlig med den opprinnelige patentsøkte oppfinnelsen. I disse tilfellene er det ikke den formelle, men den tekniske avhengighet, det vil si enhetlighet med hensyn til problem og løsning, som er avgjørende. Endring av kravkategori skal f eks godtas når teknisk avhengighet er til stede og fremgår av basisdokumentene.

Patentkrav som er endret i strid med PF § 24, tredje ledd, kan opptas i en avdelt eller utskilt søknad (se PR del C, kap VI).

(iii) overensstemmelse mellom beskrivelse og krav:
Hvis kravene har blitt endret, vil beskrivelsen måtte endres for å fjerne uoverensstemmelser mellom dem. Det må undersøkes om f eks en hver beskrevet utførelsesform ved oppfinnelsen fremdeles er innenfor beskyttelsesomfanget i kravene (se del C, III, 4.3), og om alle de endrede kravene har støtte i beskrivelsen (se del C, III, 5). I tillegg, hvis kravkategoriene har blitt endret, må det vurderes om det er nødvendig med en tilsvarende endring i søknadens benevnelse (tittelen). Det må ikke tillates endringer som medfører at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf PL § 13.

3. Tilleggsmateriale

3.1 Teknikkens stilling, uklarheter og uoverensstemmelser

Det er tillatt å innføre endringer i form av ytterligere relevant informasjon om teknikkens stilling i søknaden. En direkte klargjøring av en utydelighet eller utbedring av en manglende overensstemmelse, vil også godtas.

3.2 Innføring av nytt materiale

En endring skal anses som en innføring av nytt materiale, hvis det samlede innholdet i søknaden (enten ved tillegg, endringer eller fjerning av tekst) resulterer i at fagmannen blir presentert for informasjon som ikke direkte og utvetydig kan utledes fra det som tidligere var presentert i søknaden, selv om det tas hensyn til at dette kan være materiale som er underforstått for fagmannen.

I henhold til PL § 13 er det ikke tillatt å ta inn materiale som bare er angitt i søknadens prioritetsdokument (T 260/85, OJ 4/1989, 105).

Eksempel:
Hvis en søknad er rettet på en gummisammensetning som inneholder flere ingredienser og søkeren forsøker å innføre opplysninger om at enda en ingrediens kan tilsettes, skal denne endringen normalt ikke tillates, fordi den strider mot PL § 13.

Hvis søkeren kan påvise at tilleggsmaterialet er så velkjent for fagmannen at innføringen kan betraktes som en opplagt tydeliggjøring, kan endringen godtas.

Eksempel:
I gummisammensetningen kan det, med begrunnelse om at det bare er en klargjøring av beskrivelsen, og at det ikke introduserer noe nytt for fagmannen, innføres et additiv som vanlig blir brukt i gummisammensetninger av denne typen. Dette er under forutsetning av at det kan påvises at denne ingrediensen er velkjent til formålet og at det ville bli stilt spørsmålstegn ved denne ingrediensens utelatelse. Hvis imidlertid innføringen av dette additivet medfører noen spesielle effekter som ikke er beskrevet opprinnelig, skal en slik endring ikke tillates.

Eksempel:
I en søknad som beskriver og krever beskyttet en apparatur "montert på elastiske bærere", uten at det er beskrevet noen spesiell type av elastiske bærere, skal det innvendes mot at søkeren forsøker å ta inn informasjon om at bærerne er, eller kan være, f eks en spiralfjær. Hvis søkeren imidlertid er i stand til å vise at tegningene, tolket av en fagmann, viser spiralfjærer, eller at fagmannen bare ville vurdere spiralfjærer som aktuelle for vedkommende montering, kan opplysningen om spiralfjærer godtas innført i søknaden.

3.2.1 Ny, endret eller strøket tekst

Endring eller fjerning av tekst, samt tillegg av ytterligere tekst, kan tilføre nytt materielt innhold i søknaden.

Eksempel:
Anta at en oppfinnelse angår et laminert panel med flere lag, og beskrivelsen innholder flere eksempler på forskjellige lagdelte arrangementer. Hvis ett av disse eksemplene beskriver et ytre lag av polyetylen, vil en endring av dette eksempelet til enten å endre det ytre laget til polypropylen eller å sløyfe dette laget helt, ikke kunne tillates. I hvert av tilfellene vil det endrede panelet bli helt forskjellig fra det som opprinnelig var beskrevet, og følgelig vil endringen ikke kunne tillates.

Erstatning eller fjerning av trekk fra et krav vil ikke nødvendigvis stride mot PL § 13 forutsatt at fagmannen direkte og utvetydig kan utlede at:

(i) trekket ikke ble beskrevet som essensielt i beskrivelsen,

(ii) trekket som sådan er ikke uunnværlig for at oppfinnelsen skal fungere i lys av det tekniske problem som skal løses, og

(iii) erstatningen eller fjerningen krever ingen reell endring av andre trekk for å kompensere for forandringen. For erstatning med et annet trekk, må det erstattede trekk ha grunnlag i basisdokumentene, slik at det ikke strider mot PL § 13 (T 331/87, OJ 1-2/1991, 22).

3.2.2 Ny teknisk effekt eller nytt eksempelmateriale

Hvis et teknisk trekk er tydelig beskrevet i den opprinnelige søknaden, men trekkets effekt ikke er beskrevet eller ikke beskrevet på en tilfredsstillende måte, vil en klargjøring av effekten i beskrivelsen ikke stride mot PL § 13, hvis en fagmann uten vanskeligheter kan utlede effekten fra det som står i søknaden.

Endringer ved innføring av ytterligere eksempler, herunder også nye utføringsformer, skal alltid vurderes nøye i lys av generelle vurderinger som nevnt i avsnittet over. Det samme gjelder innføringen av en ny (dvs ikke tidligere nevnt) effekt av oppfinnelsen, slik som nye tekniske fordeler.

Eksempel:
Hvis oppfinnelsen slik den opprinnelig ble presentert, angikk en fremgangsmåte for rensing av ullklær som bestod i å behandle klærne med en spesiell væske, skal ikke søkeren senere ha adgang til å innføre en uttalelse i søknaden om at fremgangsmåten også har den fordelen at den beskytter klærne mot møll.

I enkelte tilfeller kan senere innsendte eksempler eller nye effekter, selv om de ikke kan innføres i søknaden, jf PL § 13, tas i betraktning av saksbehandler som underbyggelse av patenterbarheten av den patentsøkte oppfinnelsen. For eksempel kan et tilleggseksempel aksepteres som underbyggelse av at oppfinnelsen lett kan anvendes i hele det området som kreves beskyttet (se del C, III, 5), på grunnlag av informasjon i basisdokumentet. Tilsvarende vil en ny effekt kunne betraktes som underbyggelse av tilstrekkelig oppfinnelseshøyde, forutsatt at denne nye effekten følger av, eller i det minste angår, en effekt beskrevet i basisdokumentet (se del C, IV, 5.9).

Punktet 3.2.2.1 "Hva kan innarbeides i søknadens beskrivelse?" er strøket slik at retningslinjene på dette området skal samsvare med tilsvarende retningslinjer i EPO Guidelines for Examination.

3.2.3 Revisjon av det tekniske problem som skal løses

En endring av, eller en senere innføring av, det tekniske problemet som løses av oppfinnelsen, må ikke stride mot PL § 13. Etter en begrensning av kravene for å overkomme manglende oppfinnelseshøyde, kan det være ønskelig å revidere det angitte problem for å fremheve en effekt som kan oppnås av den begrensede oppfinnelsesgjenstanden i forhold til tidligere kjent teknikk. En slik revidering er bare tillatt hvis den fremhevede effekten kan utledes fra basisdokumentet uten vanskeligheter for fagmannen.

3.3 Tekniske trekk beskrevet i refererte dokumenter

Trekk ved oppfinnelsen som ikke er beskrevet i basisdokumentet, men som bare er beskrevet i et dokument det er referert til, er ved første betraktning (prima facie) ikke innenfor innholdet i basisdokumentet. Det er bare under spesielle forhold at slike trekk kan innføres ved en endring av søknadens krav (se del C, kap II, 3.4.7).

3.4 Innføring av "disclaimer"

Et krav kan begrenses overfor tidligere kjent teknikk ved bruk av en "disclaimer", selv om det ikke er grunnlag for "disclaimeren" i basisdokumentet. Forutsetningen for dette er omtalt i del C, kap III, 4.13.

4. Retting av åpenbare feil

Retting av slike feil innebærer en endring og følgelig gjelder PL § 13 tilsvarende.

Språklige feil, avskriftsfeil, oversettelsesfeil eller andre åpenbare feil i et dokument inngitt til Patentstyret, kan korrigeres på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis feilen er i beskrivelsen med tegninger eller i kravene, må imidlertid korrigeringen være åpenbar ved at det umiddelbart er tydelig:

(i) at en feil har oppstått, og

(ii) hva korrigeringen skal være.

Angående (i) må den feilaktige informasjonen objektivt sett kunne gjenkjennes av fagmannen fra basisdokumentene ved bruk av vanlig generell kunnskap.
Angående (ii) må korrigeringen være innenfor grensene av det en fagmann direkte og utvetydig kan utlede ved bruk av vanlig generell kunnskap på inngivelsesdagen for basisdokumentene.

Sist endret: 29.03.2004