1. Generelt 2. Det finnes to hovedutgaver av granskingsrapporten 3. Bruk av granskingsrapport 4. Stadfesting av granskingsrapport 5. Veiledning i utfylling av granskingsrapport og bruk av de ulike kategorier for anførte publikasjoner 5.1 Generelt 5.2 Ny granskingsrapport 5.3 Kategorier av publikasjoner 5.4 Korresponderende publikasjoner, "&" 5.5 Forholdet mellom publikasjoner og krav 5.6 Eksempel på utfylt granskingsrapport i overensstemmelse med realitetsuttalelse 5.7 Eksempel på utfylt ny granskingsrapport 1. Generelt I forbindelse med første realitetsuttalelse i patentsøknader skal det alltid lages granskningsrapport. Dersom det senere i saksbehandlingen fremkommer ytterligere relevante publikasjoner, skal det lages en Ny granskingsrapport.
Hensikten med granskningsrapporten er først og fremst å gi søkeren og tredjemann/allmenheten, en kortfattet oversikt over teknikkens stilling innen det aktuelle fagområdet søknaden gjelder og å gi en antydning om de anførte publikasjonenes relevans overfor spesifikke patentkrav. I tillegg benyttes rapporten av andre patentverk ved patenterbarhetsvurdering av søknaden utenfor Norge.
2. Det finnes to hovedutgaver av granskingsrapporten
3. Bruk av granskingsrapport Ekstern granskingsrapport:
Intern granskingsrapport:
4. Stadfesting av granskingsrapport
5. Veiledning i utfylling av granskingsrapport og bruk av de ulike kategorier for anførte publikasjoner
5.1 Generelt Dersom den eksterne granskingsrapporten skal vedlegges realitetsuttalelsen, skal den være fullstendig utfylt. Med dette menes at alle fremtrukne publikasjoner er anført, at publikasjonene er tilordnet relevant kategori eller en kombinasjon av kategorier, og at hver publikasjon er tilordnet de krav den er relevant overfor. Alle patentkravene skal i utgangspunktet være tilordnet minst én av de anførte publikasjonene; se III, 1.2.5.3. Unntak fra dette kan bl.a. være dersom kravet angir en oppfinnelse som ikke er patenterbar i lovens forstand, jf. PL § 1, eller oppfinnelsen ifølge kravet er ubestemt angitt slik at en meningsfull gransking eller patenterbarhetsvurdering ikke har blitt foretatt, eller det foreligger uenhetlighet. Andre unntak kan være dersom publikasjonen er av kategori "L" eller "A".
Når en publikasjon anføres, bør saksbehandler tydelig indikere hvilke deler og spesifikke sider av publikasjonen som er mest relevant. Alle anføringer i rapporten skal være i overensstemmelse med PB Kapittel 18.
I utgangspunktet skal det som hovedregel alltid anføres en eller flere publikasjoner i rapporten, og det er kun i helt særlige unntakstilfeller at saksbehandler kan unnlate å anføre publikasjoner i rapporten. Les III, 1.3.2.1 Nærmeste teknikkens stilling.
5.2 Ny granskingsrapport Dersom det i saksbehandlingen etter første realitetsuttalelse anføres nye publikasjoner, skal det genereres en ny granskingsrapport ("Ny granskingsrapport").Tidligere anførte publikasjoner som benyttes videre i saksbehandlingen med endret kategori må føres opp på nytt i den nye granskingsrapporten. Publikasjonene må tilordnes relevant kategori eller en kombinasjon av kategorier og tilordnes de krav de er relevante overfor.Eksempel: En publikasjon som tidligere er anført med kategori X, men som ved videre behandling av søknaden kombineres med en ny publikasjon og dermed endrer kategori til Y. Denne publikasjonen må anføres på nytt med ny kategori for at ikke den nye granskingsrapporten skal angi en publikasjon av kategori Y alene.
5.3 Kategorier av publikasjonerAlle anførte publikasjoner i granskingsrapporten kategoriseres ved å plassere en bestemt bokstav i den første kolonnen til venstre i rapporten. Dersom det er nødvendig, er det mulig å kombinere forskjellige kategorier. Følgende bokstaver benyttes:
Skal benyttes når den krevde oppfinnelsen eller utføringsformer derav ikke kan anses å inneha nyhet eller ikke kan anses å innebære oppfinnelseshøyde overfor publikasjonen alene.
At oppfinnelsen ikke innebærer oppfinnelseshøyde overfor en publikasjon av kategori X, vil vanligvis innebære at kravet, i tillegg til de trekk som ikke er nye, enten inneholder trekk som er velkjente innenfor faget, eller som er en del av den allmenne generelle kunnskap, eller som kun representerer tekniske ekvivalenter, eller som må anses som åpenbare for fagmannen innen området.
Skal benyttes når en krevd oppfinnelse ikke kan anses å innebære oppfinnelseshøyde når en publikasjon kombineres med en eller flere publikasjoner av samme kategori, og kombinasjonen er nærliggende for en fagmann. I disse tilfellene er det vanligvis slik at enkelte av trekkene i det aktuelle kravet er kjent fra en publikasjon, mens andre trekk er kjent fra en annen eller flere publikasjoner av kategori Y. Det vil si at oppfinnelsen ifølge kravet innehar nyhet overfor den nærmestliggende publikasjonen, men i kombinasjon med den/de øvrige Y-publikasjonen/ene ikke innehar oppfinnelseshøyde. Imidlertid må saksbehandler være oppmerksom på at dersom han må kombinere flere enn to publikasjoner, kan dette være en indikasjon på oppfinnelseshøyde, jf. Del C, IV, 5.8.
Imidlertid, dersom en første publikasjon uttrykkelig refererer til en annen publikasjon for å tilveiebringe mer detaljert informasjon angående spesielle trekk og kombinasjonen av disse publikasjonene anses å være særlig relevant, skal nevnte første publikasjon indikeres med "X", og ikke "Y", og dersom publikasjonen det refereres til anføres i rapporten, skal dette også indikeres som "X".
Benyttes for en publikasjon som representerer den generelle teknikkens stilling, men hvor oppfinnelsen ifølge kravet både oppviser nyhet og skiller seg vesentlig fra denne kjente teknikk.
For publikasjoner av kategori "A" er det ikke nødvendig å indikere de relevante kravene dersom det ikke finnes gode grunner til det; for eksempel når det finnes en klar mangel på enhetlighet a priori og publikasjonen bare er relevant overfor et spesielt krav eller en gruppe av krav, eller når kravene oppfyller vilkårene for nyhet, oppfinnelseshøyde og industriell anvendbarhet og "A"-publikasjonen utgjør den mest relevante tidligere kjente teknikk.
Benyttes i kombinasjon med en av publikasjonskategoriene.
Benyttes for en publikasjon som er publisert på en dato som faller mellom søknadens inngivelsesdag (løpedag) og prioritetsdatoen, eller den tidligste prioritetsdatoen dersom det er flere enn én. Kategorien P skal også benyttes hvor publikasjonen er publisert på den samme dag som den tidligste prioritetsdatoen for søknaden under behandling.
Forklaring:
Kategorien omfatter patentpublikasjoner, tidsskriftartikler og andre publiserte publikasjoner, og skal bare benyttes dersom søknaden under behandling krever prioritet.
Publikasjonskategorien "P" skal alltid følges av et symbol som indikerer relevansen av publikasjonen, for eksempel: P,X; P,Y eller P,A:
a)
Benyttes for en norsk patentpublikasjon som har en inngiveles- eller prioritetsdato tidligere enn foreliggende søknads inngivelses- eller prioritetsdato, og som er gjort allment tilgjengelig etter inngivelsesdatoen (løpedagen) for søknaden. Patentpublikasjonen utgjør tidligere kjent teknikk relevant for bedømning av nyhet i henhold til PL § 2 annet ledd annet punktum og anføres som "E" alene.
Det er bare en norsk patentpublikasjon som kan kategoriseres som E, og den er alltid publisert etter datoen hvor søknaden under behandling er inngitt i Norge (løpedagen).
For at en internasjonal søknad skal kunne være "E", må den være videreført i Norge, jf. PL Kapittel 3. En publisert internasjonal søknad som det er usikkert om vil bli videreført i Norge, vil ikke falle inn under kategori E, og skal heller ikke anføres i rapporten, fordi den ikke er reelt nyhetshindrende før den er videreført. I et slikt tilfelle bør heller saksbehandler opplyse i uttalelsen om at vi kjenner til en slik søknad og om mulige følger en videreføring kan få for søknaden under behandling, eventuelt utsette behandlingen.
Eksempler på slikt materiale er konferanseforedrag, offentlig muntlig beskrivelse eller offentlig anvendelse. I tilfelle hvor den muntlige avsløringen fant sted på en offisielt anerkjent utstilling, se Del C, Kapittel IV, 7 b. Kategorien "O" skal alltid følges av "X", "Y" eller "A", f.eks. "O, X". Her er det for øvrig å merke seg at saksbehandler bare bør anføre en publikasjon av denne kategorien dersom han har tilgjengelig en skriftlig bekreftelse eller på annen måte er overbevist om at fakta kan bevises.
Benyttes hvor en publikasjon kan være nyttig for en bedre forståelse av prinsippet eller teorien som ligger til grunn for oppfinnelsen, eller for å vise at begrunnelsen eller fakta som ligger til grunn for oppfinnelsen ikke er korrekt.
Benyttes for en publikasjon som anføres av andre grunner enn grunnene ovenfor, spesielt som bevis, f.eks:
a) en publikasjon som kan kaste tvil om gyldigheten av et prioritetskrav. Eksempler: se EPO Guidelines Part B, VI, 5.3 b) en publikasjon som fastsetter publiseringsdatoen til en annen anført publikasjon, for eksempel en bekreftelse på avholdelse av en bestemt type utstilling eller tidspunktet for et muntlig foredrag, eller en bekreftelse på at en publisering på internett har funnet sted på et bestemt tidspunkt, se Del C, IV, 4.1.2. c) en publikasjon som er relevant i forhold til spørsmål om dobbelt-patentering, jf. Del C, IV, 4.2.4.
a) en publikasjon som kan kaste tvil om gyldigheten av et prioritetskrav.
Eksempler: se EPO Guidelines Part B, VI, 5.3
b) en publikasjon som fastsetter publiseringsdatoen til en annen anført publikasjon, for eksempel en bekreftelse på avholdelse av en bestemt type utstilling eller tidspunktet for et muntlig foredrag, eller en bekreftelse på at en publisering på internett har funnet sted på et bestemt tidspunkt, se Del C, IV, 4.1.2.
c) en publikasjon som er relevant i forhold til spørsmål om dobbelt-patentering, jf. Del C, IV, 4.2.4.
En kort grunngivning for å anføre publikasjonen bør gis i rapporten under kolonnen "Anførte publikasjoner". Denne kategori publikasjon trenger ikke knyttes opp mot noen av kravene, dersom det ikke er tydelig hvilke krav publikasjonen gjelder.
5.4 Korresponderende publikasjoner, "&"
Saksbehandler vil ofte bli konfrontert med eksistensen av korresponderende publikasjoner, det vil si publikasjoner som har det samme eller hovedsakelig det samme tekniske innhold. Disse faller vanligvis i to grupper:
(i) patentpublikasjoner i samme patentfamilie
Dette er patentpublikasjoner fra samme eller forskjellige land og som deler i det minste én felles krevd prioritet. Det er vanligvis ikke nødvendig å anføre et familiepatent i granskingsrapporten, men dersom det anføres, skal det anføres med tegnet "&" foran. Tegnet brukes alene, da den andre publikasjonen skal være påført kategori X, Y eller A. Tilfeller hvor dette kan være aktuelt er hvor saksbehandler velger å anføre et familiemedlem som tilsvarer en patentpublikasjon sitert i patentsøknaden, av f.eks. språklige grunner.
Eksempel:
(ii) sammendrag av publikasjoner
Sammendrag er vanligvis publiserte utdrag av norske, allment tilgjengelige patentsøknader, som saksbehandler kan velge å anføre i granskingsrapporten. Sammendrag kan i tillegg finnes ved gransking i mange ulike databaser (f.eks. Chemical abstracts, Derwent eller Patent Abstracts of Japan) og kan relatere seg til mange forskjellige typer publikasjoner, så som patentpublikasjoner, tidsskriftartikler, PhD-teser, bøker, etc. I alle tilfeller hvor et utdrag eller sammendrag anføres i granskingsrapporten, må saksbehandler alltid oppføre originalpublikasjonen som utdraget eller sammendraget relaterer seg til, etter "&"-tegnet.
& JP A 53 113730
sammendrag
Saksbehandler kan velge å anføre et sammendrag istedenfor å anføre hele publikasjonen av flere grunner. Grunnen kan være at publikasjonen ikke er lett tilgjengelig for saksbehandler (f.eks. fremskaffing av PhD-teser) eller originalpublikasjonen er på et vanskelig tilgjengelig språk (f.eks. et japansk patent uten familiemedlemmer eller en tidsskriftartikkel på russisk).
5.5 Forholdet mellom publikasjoner og krav
Hver publikasjon som er anført i granskingsrapporten skal være etterfulgt av en indikasjon på kravet/kravene det relaterer seg til. Dersom det er nødvendig bør forskjellige relevante deler av den anførte publikasjonen relateres til kravene på samme måte. En og samme publikasjon kan indikeres med forskjellige kategorier i forhold til forskjellige krav, hvor hver kategori er tilknyttet spesielle krav. For eks.:
X WO A1 90/01867 kol. 3, linje 27-43, fig. 1, fig.2 1
Y 2-5
A 6-10
Dette eksempelet viser at den anførte publikasjonen, spesielt ved beskrivelsen kol. 3, linje 27-43 og fig. 1 og 2, foregriper nyhet eller oppfinnelseshøyde overfor gjenstanden ifølge krav 1, og oppfinnelseshøyde overfor gjenstanden ifølge kravene 2-5 dersom kombinert med en flere andre publikasjoner av kategori Y anført i rapporten, og at publikasjonen representerer teknikkens stilling som ikke er foregripende overfor gjenstanden ifølge kravene 6-10.
De anførte publikasjonene skal oppføres etter synkende relevans.
5.6 Eksempel på utfylt granskingsrapport i overensstemmelse med realitetsuttalelse:
Konklusjon
Vi kan ikke se at foreliggende søknad inneholder noe patenterbart nytt, jf PL § 2.
Resultat av nyhetsgransking
D1: US 5164141
D2: US 5011737
D3: EP A1 1321283
Vurdering av patenterbarhet
Nyhet:
D1 beskriver et laminat omfattende aluminiumfolier som ytre lag, jf eksempel 1 og spalte 2, linje 29-30, og forsterkende fibere og termoplastfibere som mellomliggende lag. De forsterkende fibrene kan bl.a. være glass-, aramid- og karbonfibere, jf spalte 1, linje 40, og termoplastlaget kan i likhet med de forsterkende fibrene foreligge i form av fibere, jf spalte 1, linje 49-50. Vi kan ikke se at foreliggende krav 1-4 har nyhet overfor dette, jf. PL § 2 første ledd.
D3 omhandler, som nevnt i foreliggende beskrivelse, en lamineringspresse med vakuumuttak tilsvarende den som er beskrevet i foreliggende krav 19, men brukt i sammenheng med en sammenhengende film av termoplast, jf spalte 3. Imidlertid har ikke pressen i seg selv ifølge krav 19 nyhet overfor D3.
De øvrige krav har nyhet, jf. PL § 2 første ledd.
Oppfinnelseshøyde:
Siden kravene 1-4 og 19 ikke har nyhet, har de heller ikke oppfinnelseshøyde, jf. PL § 2 første ledd.
D2 angår ark av fiberforsterket termoplast fremstilt ved at termoplastfibere blandes med forsterkende fibere og det hele presses under oppvarming. Intet flytende bindemiddel benyttes, jf krav 1, siste linje. Det er her ikke snakk om noe metallaminat, men trekket med evakuering av luft under pressingen er kjent herfra, jf sammendraget. Det er fremhevet at fiberformen på termoplasten muliggjør effektiv fjerning av luft, jf spalte 5, linje 48-51. Vi kan derfor ikke se at foreliggende krav 6-11 har oppfinnelseshøyde overfor kombinasjonen av D1 og D2 samt D3, jf også spalte 1, linje 41-42.
Videre, med utgangspunkt i D1, anser vi det også nærliggende for fagmannen, med kjennskap til D2 og D3, å komme fram til fremgangsmåten ifølge kravene 14-16, og likeledes apparatet ifølge kravene 20-21.
Krav 5, overfor D1 alene; og ........ krav 12 og 17 samt kravene 13 og 18, overfor kombinasjonen av D1-D3, kan heller ikke ses å angi annet enn fagmessige foranstaltninger .................... Konklusjonen blir dermed at kravene 5, 12-18 og 20-21 også mangler oppfinnelseshøyde, jf. PL § 2 første ledd.
NORWEGIAN SEARCH REPORT
Patent application no.
Kategori /Category*
X
Y
X,D
Y,D
5.7 Eksempel på utfylt ny granskingsrapport:
20041544
1-5
A
*dokumentkategori:
*Category of cited document:
X:
Y:
bakgrunnsteknikk
publikasjon i samme patentfamilie
Rapport utferdiget/date of report: 2004.12.01 av/by