1.2.4 Nyhetsgransking av internasjonal type

PL § 9
PF § 5
PB § 9-1

Innen tre måneder fra den dagen søknaden ble inngitt eller skal anses inngitt, kan søkeren fremsette en skriftlig begjæring til Patentstyret om gransking av søknaden ved en internasjonal granskingsmyndighet, mot betaling av en fastsatt avgift til Patentstyret. Søkeren kan fremsette ønske om gransking hos enten EPO eller det svenske patentverket (PRV). Slike tilfeller skal behandles hos Fellestjenester/PCT.

1.2.5 Gransking av oppfinnelsen

1.2.5.1 Grunnlag for granskingen

PL § 10 

Granskingen rettes mot oppfinnelsen definert av kravene, siden dette avgjør omfanget av beskyttelsen som vil bli gitt ved meddelelse av patent. For forståelse av kravene kan veiledning hentes i beskrivelsen og eventuelle tegninger. Dette betyr at det i granskingen bør legges vekt på det nye tekniske konsept som ligger til grunn for oppfinnelsen og som kravene er rettet mot. Følgelig bør ikke granskingen være begrenset til kravenes ordlyd, men bør på den annen side ikke utvides til å omfatte alt som kan hentes ut av en fagmann etter vurdering av beskrivelsen og tegningene.

Granskingen bør omfatte alt som generelt er ansett som ekvivalent eller likeverdig med den krevde oppfinnelse for alle eller noen av dens trekk.

Eksempel: Hvis kravet spesifiserer en kabelklemme av en bestemt konstruksjon, bør granskingen omfatte rør med lignende klemmer som kan ha den oppgitte konstruksjon. Likeledes hvis kravet er rettet mot en gjenstand som består av flere deler som er definert ved deres funksjon og/eller oppbygning og hvis kravet fastsetter at enkelte deler er sveiset sammen, bør granskingen også omfatte likeverdige fremgangsmåter for sammenføyning, f.eks. liming eller nagling, med mindre det er klart at sveising gir bestemte fordeler og er et vesentlig trekk ved oppfinnelsen.

I prinsipp, og så langt det er mulig og rimelig, bør granskingen dekke hele området som kravene er rettet mot.   

Eksempel: Hvis en søknad som angår en elektrisk krets inneholder ett eller flere krav som bare er rettet mot funksjonen og driftsmåten, og beskrivelsen og tegningene omfatter et eksempel med en detaljert ikke-triviell transistorkrets, må granskingen omfatte denne kretsen.

1.2.5.2 Brede krav

Det bør ikke brukes tid på gransking av brede eller spekulative krav, utenfor det som er understøttet av beskrivelsen.

Eksempel: Hvis kravene i en søknad som angår og beskriver i detalj en automatisk telefonsentral, er rettet mot en automatisert kommunikasjonssentral, bør granskingen ikke utvides til automatiske telegrafsentraler, datasvitsjingssentraler o.l. bare på grunn av kravets brede ordlyd, men bare hvis det er sannsynlig at en slik utvidet undersøkelse kan frembringe et dokument som kan tjene som grunnlag for en rimelig påstand om mangel på nyhet eller oppfinnelseshøyde. Hvis likeledes et krav er rettet mot en fremgangsmåte for fremstilling av et "impedanselement", men beskrivelsen og tegningene bare angår fremstilling av et motstandselement og ikke gir noen antydninger om hvordan andre typer impedanselementer kan fremstilles ved hjelp av oppfinnelses fremgangsmåte, vil en utvidelse av granskingen til å omfatte f.eks. fremstilling av kondensatorer, normalt ikke være berettiget. Hvis hovedkravet angår den kjemiske behandling av et substrat, og det fremgår av beskrivelsen eller alle eksemplene at problemet som skal løses er helt avhengig av ekte skinn, er det klart at granskingen ikke bør utvides til feltene plast, tekstiler eller glass. Hvis beskrivelsen og tegningene likeledes i en søknad er rettet mot en lås med en sikkerhetssylinder, mens kravene viser til en innretning som muliggjør indeksering av et første elements vinkelposisjon i forhold til to andre dreiende elementer, bør granskingen begrenses til låser.

1.2.5.3 Selvstendige og uselvstendige krav

PB § 17-7

Granskingen utført i klasser i granskingsmaterialet for selvstendige krav, må omfatte alle uselvstendige krav. Uselvstendige krav er begrenset av alle trekk i kravene de avhenger av. Hvis således det selvstendige kravets gjenstand er ny, vil også uselvstendige krav representere noe nytt. Når det ikke er tvil om patenterbarheten av det selvstendige kravet, er det ikke nødvendig å foreta en ytterligere gransking eller nevne dokumenter når det gjelder gjenstanden i de uselvstendige kravene som sådan.

Eksempel: I en søknad som angår et katodestrålerør hvor det selvstendige kravet er rettet mot spesifikke anordninger langs den fremre kant av røret for å lyse opp skjermen, og et uselvstendig krav er rettet mot en spesifikk kobling mellom fremsiden og baksiden av røret, bør saksbehandleren, i granskingsmaterialet som granskes for å se etter belysningsanordninger, også lete etter koblingsanordninger, enten i kombinasjon med belysningsanordningen eller ikke. Dersom det ikke er tvil om opplysningsanordningens patenterbarhet etter denne granskingen, bør saksbehandleren ikke utvide granskingen av tilkoblingsanordningene til annet granskingsmateriale som sannsynligvis kan inneholde materiale angående eller er spesielt rettet på slike tilkoblinger. Hvis det etter granskingen av en søknad som angår en farmasøytisk sammensetning for behandling av negleinfeksjoner, ikke er tvil om patenterbarheten av det selvstendige kravet som angår spesifikke kombinasjoner av aktive ingredienser, vil det ikke være nødvendig å fortsette granskingen etter gjenstander i uselvstendige krav som omhandler bruk av en spesifikk flyktig, organisk løsning som en bærer i sammensetningen.

Imidlertid, dersom det er tvil om patenterbarheten av gjenstanden i henhold til det selvstendige kravet, kan det være nødvendig å fortsette granskingen i andre deler av granskingsmaterialet, for eksempel i én eller flere klasser, for å kunne vurdere om gjenstanden i det uselvstendige krav som sådan er nytt og innebærer oppfinnelseshøyde. En slik spesiell gransking bør ikke foretas for trekk som er trivielle eller generelt kjent i faget. Hvis imidlertid en håndbok eller annet dokument som viser at et trekk som generelt er kjent, raskt kan finnes, bør dette anføres i granskingsrapporten. Når det uselvstendige krav legger til et ytterligere trekk (snarere enn å gi flere opplysninger om et element som allerede er nevnt i det selvstendige kravet ), må det uselvstendige krav vurderes i kombinasjon med trekkene i det selvstendige kravet og behandles deretter.

1.2.5.4 Kombinasjon av elementer

For krav som karakteriseres av en kombinasjon av elementer (f.eks. A, B og C), bør granskingen rettes mot kombinasjonen, men ved gransking av klasser for dette formål, bør delkombinasjoner med de enkelte elementer (f.eks. AB, AC, BC og også A, B og C for seg) granskes samtidig. En gransking i andre klasser, enten etter delkombinasjoner eller etter enkeltelementer i kombinasjonen, bør bare utføres hvis det fremdeles er nødvendig for å få fastslått elementenes nyhet og bedømmelse av kombinasjonens oppfinnelseshøyde.

1.2.5.5 Forskjellige kategorier av krav

Når søknaden inneholder krav av forskjellige kategorier, må alle disse omfattes av granskingen. Hvis imidlertid et produktkrav tydelig ser ut til å være både nytt og ikke nærliggende, bør saksbehandleren ikke granske krav for fremstillingen eller bruken av produktet, jf. Del C, IV, 5.7. Hvis søknaden bare inneholder krav i én kategori, kan det være ønskelig å ta med andre kategorier i granskingen.

Eksempel: Vanligvis kan det antas at utgangsproduktene i et krav rettet mot en kjemisk prosess danner del av teknikkens stand og ikke behøver å granskes. Mellomproduktene granskes bare når de utgjør gjenstanden i ett eller flere krav, men sluttproduktene vil alltid måtte granskes, unntatt når de åpenbart er kjent.

1.2.5.6 Gjenstander utelukket fra gransking

Saksbehandler kan i enkelte tilfelle utelukke visse gjenstander fra granskingen. Det kan dreie seg om gjenstander som i henhold til lovverket er unntatt fra patentering eller som ikke anses som industrielt anvendbare oppfinnelser. En meningsfull gransking kan også være umulig når selve søknaden er uklar eller kompleks (Del F, kap. III, 1).

1.2.5.7 Manglende enhetlighet

Når det før granskingen (a priori) er åpenbart at kravene i søknaden ikke bare angår én oppfinnelse, eller en gruppe oppfinnelser som er knyttet sammen til et enkelt, generelt oppfinnerisk konsept, jf. PF § 17, bør dette meddeles søkeren før nyhetsgranskingen foretas. En uttalelse før gransking utarbeides hvor søker bes begrense søknaden til en av oppfinnelsene, og opplyse om at den eller de uavhengige oppfinnelsene eventuelt kan gjøres til gjenstand for en eller flere avdelte søknader.

Dersom det etter granskingen og patenterbarhetsvurderingen (a posteriori) fremkommer at søknaden omfatter uenhetlige oppfinnelser, skal saksbehandler informere søkeren om mangel på enhetlighet, jf. PL § 10, i realitetsuttalelsen. Søker skal samtidig opplyses om muligheten for å gjøre den eller de uavhengige oppfinnelsene til gjenstand for én eller flere avdelte søknader.

Eksempel på uenhetlighet a posteriori: Uenhetlighet a posteriori kan forekomme dersom allment tilgjengelig dokumentasjon funnet under granskingen påviser at et av de selvstendige kravene mangler nyhet eller oppfinnelseshøyde, noe som fører til at oppfinnelsene ifølge de selvstendige kravene i søknaden blir uavhengige.

For internasjonale søknader som er videreført i Norge kan det være tale om å begrense granskingen dersom det i granskings- eller patenterbarhetsrapporten fra den internasjonale granskingsmyndighet (ISA) eller patenterbarhetsmyndighet indikerer at søknaden omfatter flere uavhengige oppfinnelser og det ikke er betalt tilleggsavgift i internasjonal fase.

1.2.5.8 Teknologisk bakgrunn

I enkelte tilfelle kan det være ønskelig å utvide gjenstanden for granskingen til å omfatte "den teknologiske bakgrunn" for oppfinnelsen. Denne vil omfatte:

• den tidligere teknikkens stilling nevnt i innledningen av søknadens beskrivelse, som sies å være kjent, men som ikke er identifisert ved spesifikke henvisninger;
  
• den generelle teknologiske bakgrunn for oppfinnelsen (ofte kalt den "generelle teknikkens stilling").

1.3 Granskingsprosedyre og -strategi

1.3.1 Prosedyre før gransking

Når en søknad tas opp til behandling, må saksbehandleren først vurdere søknaden med tanke på å fastslå hva som er oppfinnelsen. For dette formål bør det foretas en kritisk analyse av kravene i lys av beskrivelsen og tegningene. Selv om det ikke nødvendigvis er nødvendig å studere alle detaljene i beskrivelsen og tegningene, bør de vurderes tilstrekkelig nøye til å få fastlagt problemet som ønskes løst ved oppfinnelsen, hva som fører til dets løsning og de oppnådde resultater og virkninger.

Dokumenter som er nevnt i søknadens beskrivelse, bør granskes hvis de nevnes som utgangspunkt for oppfinnelsen, viser teknikkens stand, alternative løsninger av vedkommende problem, eller når de er nødvendige for en riktig forståelse av søknaden. Hvis de nevnte dokumenter tydelig bare gjelder detaljer som ikke er direkte relevant for oppfinnelsen, kan de ses bort fra. Hvis det i søknaden nevnes et dokument som ikke er tilgjengelig for saksbehandleren og dokumentet ser ut til å være vesentlig for en riktig forståelse av oppfinnelsen, i den ustrekning at det ikke vil være mulig å utføre en meningsfull gransking uten å kjenne til dokumentets innhold, bør saksbehandleren gjøre søkeren oppmerksom på dette og be om at en kopi av dokumentet skaffes til veie. 

1.3.2 Granskingsstrategi

Etter å ha fastslått hva oppfinnelsen består i, kan det være ønskelig å fastsette et mål for granskingen med en definisjon av gjenstanden som skal granskes og granskingsområde. I mange tilfeller kan ett eller flere av kravene i seg selv tjene dette formål, men en generalisering for å kunne dekke alle aspekter ved oppfinnelsens utførelse kan være nødvendig. Samtidig bør det vurderes om det eventuelt er gjenstander som er utelukket fra patenterbarhet eller om det er mangel på enhet. Eventuelle begrensninger av granskingen på grunn av uklarheter eller gjenstander som er utelukket fra patenterbarhet, må omtales og begrunnes i realitetsuttalelsen. Når det ikke er mulig å utføre en meningsfull gransking av disse grunner, skal det utarbeides en uttalelse før gransking eller en kompleksanmerkning (Del C, kap. III, 1).

Klasser for granskingen må finnes, i første rekke på alle direkte, relevante felt men også på analoge felt.

Ofte er det mulig å anvende forskjellige granskingsstrategier, og saksbehandleren bør utvise sitt skjønn, basert på erfaring og kunnskap om granskingsmaterialet, om hvilken granskingsstrategi som er mest hensiktsmessig å bruke i vedkommende søknad. Det bør prioriteres klasser hvor det er mest sannsynlig å finne relevante dokumenter. Vanligvis vil oppfinnelsens tekniske hovedfelt få prioritet slik at de klasser som er mest relevante for de spesifikke eksemplene i søknaden granskes først.

Saksbehandleren bør deretter utføre granskingen med spesielt henblikk på nyhet, men selvsagt også samtidig være oppmerksom på eventuelle dokumenter som er relevante mht. oppfinnelseshøyden. Vedkommende bør også merke seg eventuelle dokumenter som kan være viktige av andre grunner, for eksempel dokumenter som kan bidra til en bedre eller mer riktig forståelse av oppfinnelsen, eller som illustrerer den teknologiske bakgrunn. Men saksbehandleren bør ikke bruke for mye tid til å lete etter slike dokumentene, med mindre det er spesiell grunn til det.

Saksbehandleren bør alltid ta hensyn til det materialet som allerede er funnet ved vurdering om granskingen skal strekke seg til andre mindre relevante områder.

Saksbehandleren bør deretter utføre granskingen med spesielt henblikk på nyhet, men selvsagt også samtidig være oppmerksom på eventuelle dokumenter som er relevante mht. oppfinnelseshøyden. Vedkommende bør også merke seg eventuelle dokumenter som kan være viktige av andre grunner, for eksempel dokumenter som kan bidra til en bedre eller mer riktig forståelse av oppfinnelsen, eller som illustrerer den teknologiske bakgrunn. Men saksbehandleren bør ikke bruke for mye tid til å lete etter slike dokumenter, med mindre det er spesiell grunn til det.

Saksbehandleren bør alltid ta hensyn til det materialet som allerede er funnet ved vurdering om granskingen skal strekke seg til andre mindre relevante områder.

Saksbehandleren bør kontinuerlig evaluere resultatene av granskingen, og om nødvendig omformulere gjenstanden for granskingen. For eksempel kan valget av klasser som skal granskes, eller rekkefølgen av disse, også måtte endres under granskingen som følge av oppnådde mellomresultater. 

Saksbehandleren bør også, ved å ta hensyn til de fortløpende oppnådde granskingsresultater, vurdere om han bør tilnærme seg granskingsdokumentene på en annen måte, for eksempel ved å konsultere:

(i) dokumenter sitert i relevante dokumenter, for eksempel sitert i beskrivelsen eller granskingsrapporten til et patentskrift, eller 

(ii) dokumenter som siterer et relevant dokument fremkommet under granskingen,

eller hvorvidt han skal rette seg mot dokumentasjon utenfor det ordinære granskingsmaterialet.

Når det granskes i materiale på internett eller andre usikre kilder, må saksbehandler være svært forsiktig når han formulerer søketermer eller -strategier for ikke å ubevisst avsløre konfidensielt materiale, dvs. deler av den upubliserte søknaden.

1.3.2.1 Nærmeste teknikkens stilling

Det kan forekomme at saksbehandler ikke finner dokumenter publisert før den tidligste prioritetsdatoen som foregriper nyhet eller oppfinnelseshøyde for den krevde oppfinnelsen. I slike tilfeller bør saksbehandleren, der hvor det er mulig, i granskingsrapporten anføre i det minste den tidligere kjente teknikk som er funnet under granskingen som viser en løsning på det samme problem som ligger til grunn for den krevde oppfinnelsen og hvori den kjente løsningen er teknisk sett nærmestliggende den krevde løsningen ("nærmeste kjente teknikk"). Slik tidligere kjent teknikk skal anføres som et A-mothold i granskingsrapporten.

Dersom et slikt dokument ikke kan finnes, bør saksbehandleren anføre som den nærmestliggende kjente teknikk et dokument som løser et problem nært beslektet med problemet som ligger til grunn for den krevde oppfinnelsen, og hvori løsningen teknisk sett er den løsningen som likner mest på løsningen ifølge søknaden som granskes.

Hvor saksbehandler finner dokumenter som tilfeldig foregriper ("incidentally prejudicial") nyheten av den krevde oppfinnelsen, men som ikke vil innvirke på oppfinnelseshøyden etter en endring av søknaden, og han ikke finner noen andre dokumenter foregripende for oppfinnelseshøyden, bør saksbehandler også gå frem som nevnt i de to avsnittene ovenfor.

Økonomiske grunner tilsier at saksbehandleren bruker sitt skjønn for å avslutte granskingen når det er lite sannsynlig å oppdage relevant tidligere teknikk i forhold til tidsforbruk. En så fullstendig gransking at spørsmålet om oppfinnelsens nyhet blir tilfredsstillende utredet, skal gjennomføres før det avgis realitetsuttalelse i saken. Granskingen kan imidlertid avbrytes så snart den anses tilstrekkelig for å bedømme patenterbarheten.
 

1.3.3 Prosedyre etter avsluttet gransking

Etter fullføringen av granskingen må saksbehandler velge ut dokumentene som skal anføres i granskingsrapporten. Disse bør alltid omfatte de mest relevante dokumentene. Mindre relevante dokumenter bør bare anføres når de angår aspekter eller detaljer ved den krevde oppfinnelsen som ikke kan finnes i de allerede anførte dokumentene.

Saksbehandleren bør ikke anføre flere dokumenter enn nødvendig i granskingsrapporten, og når det finnes flere dokumenter som er like relevante, bør det normalt ikke anføres mer enn ett av dem. Når det velges hvilke av disse dokumenter som skal anføres, bør saksbehandleren ta hensyn til språket og fortrinnsvis anføre dokumenter på søkerens språk.

En granskingsrapport kan nå utarbeides for søknaden, se Kapittel IV.

Det kan fra tid til annen hende at saksbehandler etter utsendelsen av første realitetsuttalelse oppdager andre relevante dokumenter (f.eks. i en senere gransking av en relatert søknad). Saksbehandler utarbeider da en tilleggsrapport.

2. Teknikkens stilling
PL § 2, annet ledd
PF § 10 
 
2.1 Generelt
De generelle betraktninger om teknikkens stilling, spesielt når det gjelder bestemmelser av nyhet og oppfinnelseshøyde, er beskrevet i Del C, kapittel IV, 4.1.1.

2.2 Teknikkens stilling - muntlig beskrivelse, etc.
Ifølge PL § 2, annet ledd, anses en offentlig, muntlig beskrivelse, bruk, etc. som tidligere teknikk. Imidlertid bør saksbehandler bare nevne en muntlig beskrivelse etc. som tidligere teknikk hvis vedkommende har tilgjengelig en skriftlig bekreftelse på dette. I slike tilfeller skal saksbehandler anta at den skriftlige bekreftelsen gir et riktig bilde av den muntlige beskrivelsen, jf. Del C, kapittel IV, 4.1.2.2.

2.3 Prioritet
Siden Patentstyret ikke forlanger bekreftelse av prioritetsdatoer ved mottak av søknader, kan det oppstå usikkerhet når det gjelder hvilke av to søknader som er den tidligste. Granskingen etter kolliderende søknader skal derfor omfatte alle relevante søknader som er publisert frem til løpedagen for søknaden under vurdering. Dersom publiseringsdatoen for en søknad ligger mellom prioritetsdatoen og løpedagen for søknaden under vurdering må det sjekkes om prioriteten holder, og ansvarlig saksbehandler kan kreve prioritetsdokumentet innlevert, jf. PF § 10.

2.4 Referansedato, inngivelse- og prioritetsdato
Publiseringer av oppfinnelsen skal ikke tas i betraktning hvis de finner sted senere enn seks måneder før inngivelse av den norske patentsøknad, og hvis de skyldtes et åpenbart misbruk overfor søkeren eller dennes rettslige forgjenger, eller på grunn av fremvisning ved en offisiell, eller offisielt anerkjent, internasjonal utstilling, jf. Del C, kap. IV, 7. 
 

2.5 Innholdet i beskrivelse av teknikkens stilling

2.5.1 Generelle bemerkninger  
Vanligvis velger saksbehandler dokumenter som skal nevnes i granskingsrapporten blant de som finnes i granskingsmappene eller som avdelingen har adgang til på annen måte. Det vil derfor ikke være tvil om dokumentenes innhold, siden saksbehandler vanligvis har undersøkt hvert dokument som blir nevnt. 
 
2.5.2 Dokumenter med prioritet
I enkelte tilfeller kan et dokument med ubekreftet innhold anføres, forutsatt at det er berettiget å anta at innholdet er identisk med et annet dokument som saksbehandler har undersøkt. Begge dokumentene bør i så fall anføres i granskingsrapporten med en "&", jf. Del C, kap. IV, 5. I stedet for å undersøke det anførte dokumentet publisert før inngivelsesdato på et upraktisk språk kan saksbehandler undersøke et tilsvarende dokument (f.eks. et annet medlem av samme patentfamilie, eller en oversettelse av en artikkel) på et mer praktisk språk, men som kan være publisert etter inngivelsesdato. Saksbehandler kan anta at innholdet i et sammendrag, i fravær av tydelige tegn på det motsatte, finnes i det opprinnelige dokumentet. Saksbehandler bør videre anta at innholdet i en rapport fra en muntlig presentasjon, er i samsvar med presentasjonen.

2.5.3 Dokumenter på et fremmed språk  
Før dokumenter på et språk som saksbehandler ikke er fortrolig med nevnes, bør vedkommende forvisse seg om at dokumentet er relevant (f.eks. ved oversettelse av en kollega, via et tilsvarende dokument, eller sammendrag på et kjent språk, eller gjennom en tegning eller en kjemisk formel i dokumentet).

2.6 Evaluering av oppfinnelseshøyde
Ved evaluering av oppfinnelseshøyde vil saksbehandler måtte vurdere dette i forhold til alle aspekter ved den krevde oppfinnelse, som f.eks. det underliggende problem (enten det er uttrykkelig oppgitt i søknaden, eller er innforstått), det tekniske konsept som løsningen baserer seg på, anordningen som utgjør løsningen og virkningen eller resultatene som oppnås. Derfor må granskningen ta alle disse aspekter i betraktning, som videre forklart i Del C, kapittel IV, 5.

3. Supplerende gransking

Supplerende gransking foretas for å avdekke om det eksisterer en likelydende internasjonal søknad som videreføres i Norge i henhold til PL § 31 eller mulige kolliderende norske søknader, jf. PL § 2, annet ledd, annet punktum. Kravet om oppfinnelseshøyde gjelder ikke i slike tilfeller.

Hovedregelen er at saksbehandler ikke utfører supplerende gransking. Norske søkere skal imidlertid gjøres oppmerksomme på muligheten for supplerende gransking, og på anmodning fra søker kan vi utføre en slik gransking.

Dersom vi ved granskingen finner at den oppfinnelsen som søkes patentert ikke er ny i forhold til innholdet i en eldre, ikke allment tilgjengelig nasjonal patentsøknad og søknaden ikke vil bli avslått av andre grunner, skal behandlingen stilles i bero inntil den eldre søknaden er blitt allment tilgjengelig eller endelig avgjort.

Tilsvarende gjelder dersom vi ved den supplerende granskingen finner en eldre internasjonal søknad hvor Norge er utpekt. I de tilfeller hvor den internasjonale søknaden er nyhetshindrende kan ikke den endelige avgjørelsen tas før det er avklart om søknaden videreføres i Norge.